杭州中成专利事务所有限公司

　　——不符合专利法第九条第一款的案例解析
　　编者按
　　第三次修改后的专利法，新增了外观设计专利权评价报告制度。该报告是人民法院或者管理专利工作的部门审理、处理专利侵权纠纷的证据，主要用于人民法院或者管理专利工作的部门确定是否需要中止相关程序。
　　截至2011年12月31日，国家知识产权局共收到外观设计专利权评价报告请求427件，除回退中止4件以外，已完成341件，有80件为否定结论。其中，否定结论的评价报告中主要包括本专利不符合专利法第九条第一款以及第二十三条第一款、第二款的情况；不符合专利法第九条第一款的有6件，不符合专利法第二十三条第一款的有25件，不符合专利法第二十三条第二款的有48件，同时不符合专利法第九条第一款、第二十三条第二款的有1件。
　　本报将分期对上述涉及的法律问题结合案例进行分析。本文将针对不符合专利法第九条第一款的外观设计专利权评价报告进行详细介绍。
　　关于外观设计专利权评价报告的说明
　　国家知识产权局收到专利权人或者利害关系人提交的专利权评价报告请求书后，应当进行形式审查，形式审查由国家知识产权局专利局初审及流程管理部处理，形式审查合格之后，再由国家知识产权局专利局外观设计审查部负责完成检索并撰写报告。
　　请求的客体
　　第三次修改后的专利法于2009年10月1日开始实行，因此，外观设计专利权评价报告的客体只能是此次修改的专利法实施后申请的外观设计专利，即申请日在2009年10月1日（有优先权的指优先权日）以后的外观设计专利。外观设计专利权评价报告请求的客体应当是已经授权公告的外观设计专利，包含已经终止或者放弃的外观设计专利。
　　例如：一件外观设计专利，其申请日为2009年11月6日，优先权日为2009年5月7日，虽然申请日是在2009年10月1日之后，但其优先权日早于2009年10月1日，所以该专利不能作为外观设计专利权评价报告的客体，针对该专利提出的外观设计专利权评价报告请求视为未提出。
　　请求人资格
　　专利权人或者利害关系人可以请求国家知识产权局作出专利权评价报告。其中，利害关系人是指有权根据专利法第六十条的规定就专利侵权纠纷向人民法院起诉或者请求管理专利工作的部门处理的除专利权人之外的相关人，例如专利实施独占许可合同的被许可人和由专利权人授予起诉权的专利实施普通许可的被许可人，不包括被控侵权人。
　　请求人可以是部分专利权人。
　　作出的时间
　　国家知识产权局应当自收到合格的外观设计专利权评价报告请求书和请求费后两个月内作出外观设计专利权评价报告。两个月的起算日为已缴纳请求费且请求书形式审查合格之日。
　　对不符合专利法第九条第一款的解析
　　法律规定
　　专利法第九条第一款规定：同样的发明创造只能授予一项专利权。
　　对法律规定的理解
　　在外观设计专利权评价报告中，针对的是已授权公告的外观设计专利，检索的数据也是已公告、公开的数据，所以专利法第九条第一款所涉及的情况主要包括：同一人同一日就同样的发明创造提出两份以上外观设计专利申请，且已授权公告；不同的人同一日就同样的发明创造提出两份以上外观设计专利申请，且已授权公告。其中，同样的发明创造对于外观设计而言，是指要求保护的产品外观设计相同或者实质相同。外观设计与发明、实用新型不能构成同样的发明创造。

关于同样的外观设计的判断
　　1．判断主体
判断外观设计是否符合专利法第九条第一款规定时，应当基于本专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力进行评价。不同种类的产品具有不同的消费者群体，应当具备下列特点：对本专利申请日之前相同种类或者相近种类产品外观设计及其常用设计手法具有常识性的了解；对该类产品之间在形状、图案以及色彩上的区别具有一定的分辨力，但不会注意到产品的形状、图案以及色彩的微小变化。
　　2．判断基准
　　外观设计相同，是指本专利与对比设计是相同种类产品的外观设计，且本专利的全部外观设计要素与对比设计的相应设计要素（形状、图案以及色彩）相同。对比时应当将所有外观设计要素进行整体对比。如果本专利与对比设计仅属于常用材料的替换，或者仅存在产品功能、内部结构、技术性能或者尺寸的不同，而未导致产品外观设计的变化，二者仍属于相同的外观设计。
　　外观设计实质相同的判断仅限于相同或者相近种类的产品，首先应当确定对比设计和本专利的种类是否相同或相近。相同种类产品是指用途完全相同的产品，相近种类的产品是指用途相近的产品。
　　在种类相同或相近的基础上，经过整体观察，比较本专利与对比设计，如果二者的区别仅属于下列情形，则本专利与对比设计实质相同：一是施以一般注意力不能察觉的局部的细微差异；二是使用时不容易看到或者看不到的部位，但是有证据表明在不容易看到部位的特定设计对于一般消费者能够产生引人注目的视觉效果的情况除外；三是将某一设计要素整体置换为该类产品的惯常设计的相应设计要素；四是将对比设计作为设计单元按照该种类产品的常规排列方式作重复排列或者将其排列的数量作增减变化；五是互为镜像对称。
　　如果本专利与对比设计存在5种情形中1种以上的区别时，应当依据整体观察、综合判断的原则判断二者是否属于实质相同的外观设计。
　　外观设计专利权评价报告案例分析
　　案例1：座椅
　　本专利与对比设计均为座椅，种类相同，为同一人同一日的申请，两者之间的区别仅仅在于椅背的横向条纹，该区别属于一般消费者施以一般注意力不能察觉到的局部的细微差异。因此，本专利与对比设计实质相同。
　　案例2：鲍鱼养殖箱
　　本专利与对比设计均为鲍鱼养殖箱，种类相同，为同一人同一日的申请，两者的主要区别在于：长宽比例略有不同，从主视图可以看出，本专利的长宽比大于对比设计的长宽比；加强筋的位置略有不同，本专利的加强筋位于上方镂空开口两侧的实体板的中部，而对比设计的加强筋紧邻上方两个镂空开口的两侧。
经过对本专利和对比设计的整体观察可以看出，二者的长宽比例差别很小，属于施以一般注意力不能察觉到的局部的细微差异；对于差别的第二点，加强筋的不同仅在于同一部位上的微小横向位置变化，也属于一般消费者施以一般注意力不能察觉到的局部的细微差异。因此，本专利与对比设计实质相同。
　　案例3：酒瓶
　　本专利与对比设计均为酒瓶，种类相同，为同一人同一日的申请，两者的区别仅在于：本专利瓶身正面圆形图案中间有横排的“6年”字样，对比设计相同部位字样为“10年”。经过对本专利和对比设计的整体观察可以看出，瓶身上文字部分的差异相对于酒瓶整体来说，属于一般消费者施以一般注意力不能察觉到的局部的细微差异，因此二者实质相同。
　　案例4：笔记本电脑散热器
　　本专利与对比设计均为笔记本电脑散热器，种类相同，为同一人同一日的申请，两者的区别仅在于其散热板后部散热风扇的不同，本专利后部中央位置有一散热风扇，而对比设计除中部散热风扇，两侧还各有一散热风扇。该类产品的后部是在使用时不容易看到的部位。因此，本专利与对比设计的区别点在于使用时不容易看到的部位，二者实质相同。
　　可见，所述案例均属于本专利与对比设计实质相同的情况，案例1至3均属于“其区别在于施以一般注意力不能察觉的局部的细微差异”的情形，案例4属于“其区别在于使用时不容易看到或者看不到的部位”的情形。而已完成的4份不符合专利法第九条的报告，均属于上述两种情形，为本专利与对比设计实质相同的情况，其他情形尚未出现。同时，4份外观设计专利权评价报告中，本专利与对比设计均为同人同日提交的申请。由此可以看出，对于明显具有多个设计特征的外观设计产品，一般情况下由于同一申请人具有相同的设计构思、系列产品的设计或者由于其产品的设计连贯性等原因，比较容易出现实质相同的外观设计。
　　此外，对于申请人来说，第三次修改后的专利法，新增了相似外观设计申请制度，对于同人同日提出的实质相同的外观设计，可以合理地运用相似外观设计申请制度合案申请，以避免出现不符合专利法第九条第一款的情形。而且，相似外观设计申请授权后，其中的各项外观设计均具有独立的专利性，在专利权转让中，既可以整体转让，也可以单独转让。因此，笔者也提醒申请人可以充分利用相似外观设计申请制度，避免其专利不符合专利法第九条第一款的规定。