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再论专利权保护范围的确定依据——兼与最高人民法院知识产权审判庭孔祥俊、王永昌、李剑法官商榷
发布时间: 2011-2-14    来源: 唐银益 浙江六维律师事务所    打印本页

【内容摘要】:判定被诉侵权技术方案是否侵犯发明或者实用新型专利权时,法院应首先确定涉案发明或实用新型专利权的保护范围,确定的依据应以其权利要求的内容为准。如果法院经审查认为,被诉侵权技术方案已落入权利人主张的独立权利要求限定的保护范围,法院可直接认定被诉侵权技术方案落入权利人主张的专利权保护范围,即被诉侵权技术方案构成专利侵权。反之,当被诉侵权技术方案未落入权利人主张的独立权利要求限定的保护范围时,则不必再对被诉侵权技术方案是否落入权利人主张的从属权利要求限定的保护范围进行审理,因为被诉侵权技术方案未落入权利人主张的独立权利要求限定的保护范围,必然可以得出被诉侵权技术方案不落入从属权利要求限定的保护范围的结论,即被诉侵权技术方案不可能构成专利侵权。

 

2010年第03期《人民司法•应用》司法解释解读栏刊载了最高人民法院知识产权审判庭孔祥俊、王永昌、李剑法官撰文的《〈关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释〉的理解与适用》一文,其中第二部分“专利权的保护范围”中解读了“专利权保护范围的确定依据”,该部分的第二段撰文如下:

“若专利权利要求书有多项权利要求,权利人应在起诉状中明确其据以提起本案专利侵权指控的权利要求(项)。如果起诉状仅笼统地诉称被诉侵权技术方案落入专利权的保护范围,但未明确落入哪一项或者哪几项权利要求所限定的保护范围,此时,法官有必要通过释明让权利人明确和固定其据以起诉被告专利侵权的权利要求(项)。如果在一审法庭辩论终结前,权利人已经明确被诉侵权技术方案既落入独立权利要求限定的保护范围,也落入从属权利要求限定的保护范围,一审法院应当对被诉侵权技术方案是否落入独立权利要求以及从属权利要求进行认定。如果法院经审查认为,被诉侵权技术方案已落入独立权利要求限定的保护范围,因独立权利要求限定的保护范围大于从属权利要求限定的保护范围,则被诉侵权技术方案必然也落入从属权利要求限定的保护范围。对于法院来说,并不需要就从属权利要求限定的保护范围再进行技术特征的逐一对比,而可以直接作出认定。然而,如果法院经审查认为,被诉侵权技术方案未落入独立权利要求限定的保护范围,则仍需对被控侵权技术方案是否落入从属权利要求限定的保护范围继续进行审查。因为,被诉侵权技术方案未落入独立权利要求限定的保护范围,并不必然得出其不落入从属权利要求限定的保护范围的结论,被诉侵权人仍然可能构成专利侵权。否则,属于最高人民法院《关于适用民事诉讼法若干问题的意见》第182条规定的‘对当事人在一审中已经提出的诉讼请求,原审人民法院未作审理、判决的’情形,第二审人民法院可以根据当事人自愿的原则就相关诉讼请求进行调解,调解不成的,发回重审。”

笔者认为,该段文字希望从专利权保护范围的视角阐述被诉侵权技术方案与具有多项权利要求的专利权利要求书的关系,但其得到的结论多处是错误的。

一、如果法院经审查认为,被诉侵权技术方案已落入权利人主张的独立权利要求限定的保护范围,法院可直接认定被诉侵权技术方案落入权利人主张的专利权保护范围,即被诉侵权技术方案构成专利侵权。

如果法院经审查认为,被诉侵权技术方案未落入权利人主张的独立权利要求限定的保护范围,则不必再对被诉侵权技术方案是否落入权利人主张的从属权利要求限定的保护范围进行审理,因为被诉侵权技术方案未落入权利人主张的独立权利要求限定的保护范围,必然可以得出被诉侵权技术方案不落入从属权利要求限定的保护范围的结论,被诉侵权人不可能构成专利侵权。

专利法实施细则第二十条规定,权利要求书应当有独立权利要求,也可以有从属权利要求。其中,独立权利要求应当从整体上反映发明或实用新型的技术方案,记载解决技术问题的必要技术特征;从属权利要求应当用附加的技术特征,对引用的权利要求作进一步限定。不管是独立权利要求还是从属权利要求,每一项权利要求都确定了一个保护范围,该范围由记载在该权利要求中的所有技术特征予以界定,这些技术特征的总和构成了该项权利要求所要求保护的技术方案。记载在一项权利要求中的每一个技术特征都对该权利要求的保护范围产生一定的限定作用。一项权利要求记载的技术特征数目越少,表达这些技术特征所采用的术语越上位或抽象,则该权利要求的保护范围就越大;反之,一项权利要求记载的技术特征数目越多,表达这些技术特征所用术语越下位或具体,则其保护范围越小,即内涵丰富则外延缩小,这就是权利要求的基本属性。

假若某件专利包括三项权利要求,分别为:

权利要求1:一种产品(方法),包括AB,其特征在于C

权利要求2:根据权利要求1所述的产品(方法),其特征在于D

权利要求3:根据权利要求2所述的产品(方法),其特征在于E

根据专利法实施细则的规定,上述权利要求1为独立权利要求,其要求保护的技术方案应当包括前序部分的技术特征AB和特征部分的技术特征C,即包括ABC这三个技术特征共同确定了权利要求1的保护范围;权利要求2为从属权利要求,其要求保护的技术方案应当包括引用部分的技术特征ABC和限定部分的技术特征D,即ABCD这四个技术特征共同确定了权利要求2的保护范围;同理,ABCDE这五个技术特征共同确定了权利要求3的保护范围。

前例中3个权利要求的保护范围之间的关系可以用下图形象地表述出来:

 

从上图可以清楚地看出:

权利要求1(独立权利要求)所确定的保护范围最大,引用权利要求1的权利要求2(从属权利要求)所确定的保护范围落在权利要求1所确定的保护范围内,引用权利要求2的权利要求3(从属权利要求)所确定的保护范围又落在权利要求2所确定的保护范围内,即独立权利要求确定了最大的保护范围,每一从属权利要求的保护范围都是其所引用的那项权利要求的保护范围的一个“子集合”。

假如被诉侵权技术方案为α,由于α落入权利要求1所确定的范围(集合)内,即被诉侵权技术方案α落入了权利要求1的保护范围,被诉侵权技术方案α构成专利侵权。但由于α并没有落入权利要求2和权利要求3所确定的范围(子集合)内,因此被诉侵权技术方案并没有落入权利要求2和权利要求3所确定的保护范围,被诉侵权技术方案α不构成对权利要求2和权利要求3的侵权。

当被诉侵权技术方案为β时,此时β落入权利要求2所确定的范围(子集合)内,也同时落入权利要求1所确定的范围(集合)内,即被诉侵权技术方案β既落入了权利要求2的保护范围,又当然落入权利要求1的保护范围,被诉侵权技术方案β构成专利侵权。但由于β并没有落入权利要求3所确定的范围(子集合)内,因此被诉侵权技术方案没有落入权利要求3所确定的保护范围,被诉侵权技术方案β不构成对权利要求3的侵权。

当被诉侵权技术方案为γ时,此时γ落入权利要求3所确定的范围(子集合)内,也同时落入利要求2所确定的范围(子集合)和权利要求1所确定的范围(集合)内,即被诉侵权技术方案γ既落入了权利要求2的保护范围,也落入权利要求2和权利要求1的保护范围,被诉侵权技术方案γ对权利要求1、权利要求2和权利要求3均构成侵权。

当被诉侵权技术方案为δ时,由于δ没有落入权利要求1所确定的范围(集合)内,当然也不会落入权利要求2和权利要求3所确定的范围(子集合)内,即被诉侵权技术方案δ不构成对权利要求1的侵权,当然也不构成对权利要求2和权利要求3的侵权,被诉侵权技术方案δ不构成专利侵权。

从上述图例中可知,判断被诉侵权技术方案是否构成侵权,只要认定被诉侵权技术方案落入了权利人主张的专利的任何一项权利要求(包括独立权利要求和从属权利要求)的保护范围之内,就可以认定构成对该项专利权的侵犯,而侵犯一项从属权利要求必然会侵犯它所从属的那项独立权利要求,因此,当被诉侵权技术方案不落入独立权利要求所确定的保护范围时,就必然不落入引用该项独立权利要求的从属权利要求所确定的保护范围。而当被诉侵权技术方案落入独立权利要求所确定的保护范围时,被诉侵权技术方案可能也落入引用该项独立权利要求的从属权利要求所确定的保护范围,也可能不落入引用该项独立权利要求的从属权利要求所确定的保护范围。

二、从属权利要求的意义和作用

既然当独立权利要求符合专利法和实施细则的规定,从属权利要求对判断专利侵权不起什么作用,那为什么在申请专利时还需要撰写多项从属权利要求?

任何人总是希望自己的专利保护范围越宽越好,权利要求中记载的技术特征越少,该专利的保护范围越大。但是,一项权利要求所记载的技术特征越少,就越容易与公众所知的现有技术相同或者类似,从而就越有可能不符合专利法关于新颖性和创造性的要求。反之,从确保符合专利法规定的专利性条件出发,一项权利要求所记载的技术特征越多,内容越具体,就越容易满足新颖性和创造性的要求,但是所获的专利保护范围就会很小。因此,在申请专利时,申请人就必须充分了解和评估自己的发明创造高度,既要尽量保证自己提出的权利要求符合专利法规定的专利性条件,又要尽可能使获得的专利保护范围最宽,以谋求达到一种最佳平衡。这是一项理论上可行而实际操作十分艰难的任务。立法者为了兼顾专利权人和社会公众的利益,鼓励专利权人在两者之间实现最佳平衡,通过对权利要求撰写方法的设置,以较好解决该项难题,这就是权利要求书中应该有保护范围最大的独立权利要求,也可以有保护范围较小的从属权利要求。在一份权利要求书中有没有从属权利要求?从属权利要求有几项?从属权利要求如何引用独立权利要求或者从属权利之间如何引用?这些事项原则上由申请人自己选择适用。采用这种方式撰写而成的权利要求保护范围,类似于一个“倒金字塔”的形态,从独立权利要求到从属权利要求,其确定的保护范围从大到小。这种制度对权利人来说,至少具有两方面的好处:

第一、最大限度地保障获取发明专利权

根据我国专利法的规定,发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的,由国务院专利行政部门作出授予发明专利权的决定,即发明专利申请须经过实质审查程序。发明专利申请是否具备新颖性和创造性是实质审查程序的重要事项,如果审查员发现独立权利要求不符合专利法规定的专利性条件,但某项或某几项从属权利要求符合专利法规定的专利性条件时,该发明专利申请仍然可以被授权,虽然此时该发明专利的保护范围没有原来提交申请时大,但只要该专利的保护范围合适,对专利权人来说同样具有较好的保护作用。

第二、便于在诉讼和无效程序中取得主动权

专利权的授予并不意味着该专利权一定符合专利法规定,尤其是实用新型专利只经过初步审查程序,因此,没有人能够保证所获专利一定符合新颖性和创造性。在无效宣告程序中,专利权人不能将仅记载在说明书但没有记载在权利要求书的技术特征通过修改而增加到权利要求书中。这样,一旦有利害关系人提起无效宣告请求,而授权专利只包括一项独立权利要求,该独立权利要求所要求保护的技术方案又不具有新颖性或者创造性时,即使说明书记载了可以使要求保护的发明或者实用新型具有新颖性和创造性的其他技术特征,专利权人也无法通过在权利要求中加入这些技术特征来挽救其专利权,该专利权只能被宣告无效。相反,如果有了从属权利要求,在独立权利要求不成立(甚至有一项或几项从属权利要求也不成立)的情况下,可以通过将有关从属权利要求上升为新的独立权利要求而维持专利权部分有效,也可以将两项或两项以上相互无从属关系但在授权公告文本中从属于同一独立权利要求的权利要求合并形成新的权利要求,以满足新颖性和创造性的要求,通过缩小保护范围来维持专利权有效。在专利侵权诉讼中,只要被诉侵权技术方案仍落入缩小了的专利保护范围,专利权人同样可以获得胜诉。

三、法院在什么情况下应继续审查被诉侵权技术方案是否落入权利人主张的从属权利要求限定的保护范围?

当法院经审查后认为,被诉侵权技术方案已落入权利人主张的独立权利要求限定的保护范围时,法院是否需要继续审查被诉侵权技术方案有没有也落入权利人主张的从属权利要求限定的保护范围?回答应该是肯定的。

尽管当被诉侵权技术方案已落入权利人主张的独立权利要求限定的保护范围时,一审法院可以判定被诉侵权技术方案构成专利侵权,但此时并不能直接得出被诉侵权技术方案也落入其他从属权利要求的结论。如果一审法院经审查后认定被诉侵权技术方案也落入权利人主张的其他一项或几项从属权利要求,此时即使在二审诉讼程序中权利人主张的该项独立权利要求(包括权利人主张的其他一项或几项从属权利要求)被宣告无效,只要该专利仍因具有有效的从属权利要求被维持有效,且被诉侵权技术方案也落入维持有效的从属权利要求所限定的保护范围,则仍可以得出被诉侵权技术方案构成专利侵权的结论,而无需因调解不成发回重审。

四、结束语

随着国家经济转型和企业知识产权意识的增强,专利诉讼案件呈快速增长的趋势。无可置疑,最高人民法院发布的司法解释(简称《解释》)解决了司法实践中的许多法律适用问题,对我国的司法审判具有指导性作用,并逐渐呈现出了“准立法”属性。最高人民法院相关庭室及资深法官对《解释》的解读,往往涉及《解释》的起草背景、指导原则、适用范围和相关条文的歧义解答,对《解释》进行详尽的条文释义,对全国司法审判的影响更为直接。许多地方法院的法官,对这些解读如获至宝,总希望自己作出的判决能“准确”适用这些解读,因为做出这些解读的法官大多参加了《解释》的起草工作,且又是专门从事该领域的审判和研究工作。显然,最高人民法院的相关庭室和资深法官肩负重大的责任,他们的言论举止将直接影响着我国的司法实践。

 

 

 

 

 

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